企业如何做好商标合规管理?|合规知识分享
随着国内外竞争加剧,各国纷纷把合规作为维护市场秩序、打压另一国经济的重要手段,合规已成企业融入全球化经济中的必经门坎和立身之本。企业合规管理是一个复杂、庞大的体系,包罗万象。本篇仅就知识产权之商标合规与管理浅谈一点个人经验和建议,主要针对商标专用权产生、使用、运营各环节可能遇到的法律问题进行阐述,供大家参考。
第一部分 商标合规管理目标
合规:指企业及其员工的经营管理行为符合有关法律法规、监管规定、行业准则、商业惯例、道德规范和企业依法制定的章程和规章制度等要求。笔者认为,企业商标合规管理目标应包括以下四项:
1.避免侵犯他人在先商标权或其他在先权;
2.商标注册策划方案能够顺利实施;
3.商标注册后能够合法存续,且能够体现其价值;
4.能够及时且恰当地处理商标侵权纠纷。
第二部分 商标注册合规与管理
一、商标注册合规要求
在我国,商标注册主要依据《中华人民共和国商标法》及其司法解释、《商标法实施条例》、《商标审查及审理标准》、《商品和服务分类表》等法律法规、部门规章进行合规判定。我们在注册商标时应重点审查以下事项:
1.依据最新版的《商品和服务分类表》选定企业需要使用的商标类别和具体商品、服务,尽量考虑未来发展需求扩大注册的类别。
2.不得将《商标法》明文禁止注册的图、文作为商标注册。
3.自行设计原创的图、文商标,不得未经授权随意使用他人的作品作为自己的商标进行注册。知名的人物姓名、艺名、企业字号、地理标志等因存在在先权利,亦不应作为商标注册;同时,还应注意规避该类别上的驰名商标。
4.尽量选择显著性较强的图、文进行注册。
5.为防止提前暴露企业经营方案和避免抢注,可以考虑是否需要以其他企业名义注册商标。
6.为避免注册无法通过,建议同时创作2-3件不同的商标进行注册。
7.选定合法诚信的商标代理机构。
二、商标注册管理
鉴于大部分企业在商标注册时仅经过管理层简单讨论即交办,为避免审核不严和注册周期漫长带来的风险,笔者提供如下建议:
1.制备商标注册方案文件,确定涉及的决策和执行人员,明确注册和审查事项。
2.妥善保存商标图、文作品原始载体。
3.如第三方设计的商标则需要明确商标作品的著作权归属企业。
4.企业如需进军海外市场,建议国内国外同步注册商标。
第三部分 商标使用及运营合规与管理
一、商标使用合规
商标专用权属于经国家知识产权局审批后方能合法使用并得到保护的权利,同时法律对商标的使用也有着严格的规定,笔者就商标使用中的常见问题提示如下:
1.企业仅能在注册的商品和服务上使用商标,不得超范围使用。
2.企业仅能就注册时确定的商标形态进行使用,不得随意更改。
3.企业可以合理使用他人注册的有第二含义的商标,如对“苹果”文字在描述水果时使用。
4.企业在获得他人商标授权时应审查该商标的注册类别项目、质押情况、涉诉以及其他授权情况等事项。
5.企业在获得他人商标授权时应签署完备的书面合同,且建议向国家知识产权局进行备案。
6.提前做好商标授权期限届满的处理准备。
二、商标运营合规
商标运营意味着企业能够直接以商标权获取经济价值,而非通过商标使用于商品或服务去盈利。我国能够做到商标运营的企业不多,但却是商标优势企业的必然。在此,笔者就运营中可能涉及的问题概述如下:
1.授权许可他人使用商标时应明确授权范围以及授权期限届满后的处理方式。
2.整理保存商标使用的各种材料,如许可合同、广告推广合同、宣传物料制作印刷合同,用于日后证明商标知名度和美誉度。
3.可在恰当时候对商标价值进行评估。
4.及时对侵犯商标权的行为进行维权,防止商标被淡化成为通用名称或具有第二、第三含义。
5.及时更新商标注册信息,按时缴纳年费。
第四部分 商标侵权应对
企业在商业经营过程中难免遭受他人指控商标侵权,笔者在此就商标侵权纠纷中被告如何进行有效抗辩提供意见如下:
1.核实原告诉称的侵权产品、服务与其商标登记的类别是否一致。
2.核实商标权利主体,防止没有诉权的主体主张权利。
3.严格审查商标的授权链条和授权权限,防止商标被许可人超越权限主张权利。
4.有在先权利(如注册在先的字号、作品)的情形下,对侵权指控进行积极抗辩。
5.准确区分商标除商业标记以外的第二含义,积极主张非商标性使用的抗辩。
6.积极主张原告商标超过三年未使用而申请撤销。
7积极证明原告商标对尚未认驰且无知名度。
(刘星 盈途企业合规研究院)
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